Najczęstsze błędy przy rejestracji znaku towarowego w EUIPO – jak ich unikać?

Znak towarowy to jeden z najważniejszych elementów budowania marki i ochrony jej tożsamości na rynku. Rejestracja w EUIPO (Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) pozwala na uzyskanie wyłącznych praw do korzystania ze znaku na terenie całej Unii Europejskiej. Co ważne, EUIPO umożliwia ochronę różnych rodzajów znaków, które można dostosować do specyfiki działalności i strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Każdy rodzaj znaku oferuje inne możliwości ochrony i zastosowania, dlatego warto dokładnie zapoznać się z ich specyfiką, aby wybrać najbardziej odpowiedni dla swojej marki.

Możemy zatem wyróżnić:

Znaki słowne. Składają się wyłącznie ze słów, liter, cyfr lub innych znaków typograficznych. Rejestracja znaku słownego daje najszerszą ochronę, ponieważ obejmuje on każde przedstawienie tego słowa.

Znaki słowno-graficzne. Kombinacja elementów słownych i graficznych, takich jak logo, logotyp lub inne elementy wizualne.

Znaki graficzne. Obejmują wyłącznie elementy graficzne, bez elementów słownych.

Inne rodzaje znaków. Oprócz powyższych, można również zarejestrować znaki przestrzenne, dźwiękowe, kolorystyczne, ruchome, a nawet hologramy.

EUIPO rozpatrując wnioski o rejestrację znaku towarowego analizuje każdy rodzaj znaku, zwracając uwagę na inne aspekty.

W przypadku znaków słownych analizowana jest ich zdolność odróżniająca, opisowość oraz to, czy nie są zwyczajowo używane w obrocie.

Z kolei w stosunku do znaków słowno-graficznych i graficznych badane są elementy graficzne, ich oryginalność i zdolność do odróżniania od innych znaków. Znak słowno-graficzny może być łatwiejszy do zarejestrowania, jeśli element graficzny jest na tyle charakterystyczny, że nadaje mu zdolność odróżniającą.

Do najczęstszych przyczyn odmowy rejestracji znaku towarowego należą:

1. Brak zdolności odróżniającej.

Znak musi mieć zdolność odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od innych.

2. Charakter opisowy znaku

Znaki składające się wyłącznie z elementów opisujących towary lub usługi, nie mogą być zarejestrowane.

Tym samym znak towarowy nie może być bezpośrednio opisowy.

3. Podobieństwo do wcześniejszych znaków

W takim przypadku sprzeciw może wnieść właściciel wcześniejszego znaku towarowego.

Nawet jeśli Urząd nie odrzuci znaku z urzędu, właściciel wcześniejszego znaku może wnieść sprzeciw lub wniosek o unieważnienie.

4. Oznaczenia zwyczajowe, ogólne terminy i symbole

Znaki, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych praktykach handlowych, nie mogą być zarejestrowane.

Celem jest ochrona interesu publicznego i zapewnienie swobodnego dostępu do takich oznaczeń.

5. Zgłoszenie w złej wierze

Zła wiara może polegać na zgłoszeniu znaku w celu zablokowania konkurencji, przechwycenia klienteli, uzyskania korzyści finansowych od innego podmiotu, czy też w sytuacji gdy uprawniony nie poinformował skarżącego o zgłoszeniu ani o jego zarejestrowaniu na jego rzecz.

Zła wiara nie jest uzależniona tylko od subiektywnego odczucia osoby zgłaszającej, ale od obiektywnych okoliczności i faktów.

6. Kształt lub właściwości towaru

Znaki składające się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z jego charakteru, wynikających z charakteru samych towarów lub niezbędnej do uzyskania efektu technicznego nie mogą być zarejestrowane.

Celem jest uniemożliwienie monopolizacji cech funkcjonalnych towarów.

7. Zbyt ogólny zakres zgłoszenia

Zgłaszanie znaku w zbyt szerokim zakresie klas towarowych i usług może utrudnić proces rejestracji. EUIPO może uznać, że znak nie jest w rzeczywistości używany we wszystkich zgłoszonych kategoriach.

8. Błędy formalne i proceduralne

Wreszcie przyczyną odmowy zarejestrowania znaku towarowego przez EUIPO mogą być błędy proceduralne i formalne, takie jak niepoprawne wypełnienie wniosku, brak wymaganych dokumentów, niezapłacenie opłaty lub przekroczenie terminów uzupełnienia braków.

Aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję EUIPO i uniknąć niepotrzebnych kosztów przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego warto podjąć następujące kroki.

1. Weryfikacja znaku przed złożeniem wniosku.

• Sprawdź, czy Twój znak nie jest już zarejestrowany. Skorzystaj z publicznych baz danych znaków towarowych.*
• Upewnij się, że Twój znak nie jest opisowy i ma zdolność odróżniającą.

2. Badanie zdolności odróżniającej znaku.

• Zbadaj, jak Twój znak jest postrzegany przez potencjalnych klientów. Czy kojarzą go z konkretną firmą, czy z cechą produktu?
• Rozważ przeprowadzenie badań rynkowych, aby ocenić rozpoznawalność i odróżnialność Twojego znaku.

3. Zgłoszenie znaku w odpowiednich klasach towarowych i usług: 

• Dokładnie określ, jakie towary i usługi chcesz chronić swoim znakiem.
• Wybierz właściwe klasy towarowe i usług zgodnie z Klasyfikacją Nicejską.
• Pamiętaj, że za każdą klasę towarową lub usługową trzeba uiścić oddzielną opłatę.

4. Monitorowanie zgłoszenia i ewentualne odpowiedzi na wezwania EUIPO: 

• Po złożeniu wniosku monitoruj status zgłoszenia w EUIPO.
• W przypadku wezwania do uzupełnienia braków lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, odpowiadaj w terminie.

Obecnie na szkoleniach dotyczących znaków towarowych, które odbywają się z udziałem przedstawicieli EUIPO często podkreśla się, że urzędnicy dokonujący weryfikacji znaków korzystają z zaawansowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Copilot, Chat GPT czy DeepL.

Narzędzia te umożliwiają sprawdzanie znaków nie tylko pod kątem językowym, fonetycznym i znaczeniowym w językach krajów Unii Europejskiej, ale również w kontekście języków z całego świata. Dzięki temu proces weryfikacji jest znacznie bardziej wszechstronny, ale również bardziej wymagający dla wnioskodawców.

To oznacza, że przygotowując się do rejestracji, konieczne jest szerokie podejście do weryfikacji znaku. Bez narzędzi takich jak słowniki DeepL czy narzędzia bazujące na AI trudno jest samodzielnie przewidzieć możliwe skojarzenia w różnych językach i kulturach. 

Jeżeli urzędnicy EUIPO wykorzystują zaawansowane technologie, wnioskodawcy również powinni z nich korzystać, aby przewidzieć możliwe działania urzędu i zwiększyć szanse na rejestrację znaku oraz uniknąć zaskoczenia.

Rejestracja znaku towarowego w EUIPO to ważny element ochrony Twojej marki, ale wymaga starannego przygotowania i dokładnej analizy. Unikanie opisowych oznaczeń, weryfikacja zdolności odróżniającej znaku, świadome zgłoszenie w odpowiednich klasach, analiza, czy znak nie jest zwyczajowo używany oraz unikanie zgłoszeń w złej wierze to kluczowe elementy, które pomogą uniknąć odrzucenia wniosku.

Adrian Achtelik, radca prawny, posiadający wpis nr 112509 na liście zawodowych pełnomocników EUIPO, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i reprezentuje klientów w toku postępowań rejestracyjnych i spornych, zapewniając kompleksową pomoc prawną w obszarze IP.

* Poniżej zestawienie narzędzi i baz danych, które możesz wykorzystać, aby sprawdzić, czy znak towarowy nie jest już zarejestrowany: TMview, eSearch Plus (EUIPO),