Używanie cudzych znaków towarowych w reklamie i sprzedaży – kiedy jest legalne?

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego oraz które można przedstawić w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na jednoznaczne i dokładne określenie przedmiotu ochrony. Oznacza to, że ochronie mogą podlegać nie tylko słowa, grafiki czy logotypy, ale również kolory, a nawet dźwięki czy zapachy, o ile spełniają wskazane przez ustawodawcę kryteria. Podobnie szeroką definicję znaku towarowego przyjmuje unijny prawodawca w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje przyznaniem uprawnionemu wyłącznego prawa do używania znaku w działalności zarobkowej lub zawodowej na terytorium, na którym prawo zostało udzielone. Warto jednak podkreślić, że ochrona znaku towarowego ma zawsze charakter terytorialny. Oznacza to, że zakres ochrony zależy od obszaru, na którym znak został zarejestrowany. Inaczej mówiąc, rejestracja znaku towarowego w Polsce chroni go wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej zapewnia ochronę we wszystkich państwach członkowskich UE. Przedsiębiorca, który chce korzystać z pełnej ochrony na wielu rynkach, musi świadomie dobrać odpowiedni system rejestracji.

Zgodnie z art. 156 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje właścicielowi uprawnienia do całkowitego zakazywania używania w obrocie określonych oznaczeń  W szczególności ograniczenie to obejmuje:

1. używanie przez osoby fizyczne ich nazwisk lub adresów;
2. oznaczenia pozbawione charakteru odróżniającego lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów;
3. zarejestrowane oznaczenia lub oznaczenia podobne, jeżeli ich użycie jest konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;
4. oznaczenia geograficzne, gdy prawo do ich używania wynika z innych przepisów ustawy.

Używanie wskazanych powyżej oznaczeń jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Coraz większą popularność zdobywają tzw. dupe perfumes (skrót od ang. duplicate), czyli tańsze odpowiedniki znanych perfum, inspirowane ich charakterem i nutami zapachowymi. Produkty te oferują takie e-perfumerie, umożliwiając klientom zakup zapachów przypominających kompozycje czołowych marek w przystępniejszej cenie. Reklama takich perfum często budzi poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy sprzedawcy wskazują, że dany produkt odpowiada znanemu zapachowi premium. W praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy posuwają się dalej i przy opisach zamieszczają nazwy, numery katalogowe, a nawet zdjęcia oryginalnych perfum, aby ułatwić klientom identyfikację inspiracji. Powstaje zatem pytanie, czy użycie cudzego znaku towarowego w takim kontekście mieści się w granicach dozwolonego użytku, czy też może stanowić naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy?

Choć zagadnienie to jest niejednoznaczne, pomocne może być odwołanie do art. 296 ust. 2¹ pkt 2 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest również używanie cudzego znaku w reklamie, jeżeli taka reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że dla oceny legalności takiej reklamy konieczne staje się ustalenie, czy spełnia ona wszystkie przesłanki reklamy porównawczej.

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określają warunki, jakie musi spełniać reklama, aby mogła zostać uznana za dopuszczalną reklamę porównawczą. Jest ona zgodna z prawem wyłącznie wtedy, gdy spełnia łącznie następujące kryteria:

1. nie wprowadza odbiorców w błąd;
2. w sposób rzetelny i możliwy do zweryfikowania porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;
3. obiektywnie zestawia istotne, charakterystyczne, sprawdzalne i typowe cechy porównywanych towarów lub usług (w tym także cenę);
4. nie wywołuje ryzyka pomyłki co do pochodzenia przedsiębiorców, ich towarów, usług czy oznaczeń;
5. nie dyskredytuje ani nie oczernia produktów, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających konkurenta;
6. w przypadku towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub nazwą pochodzenia, odnosi się wyłącznie do towarów posiadających takie samo oznaczenie;
7. nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń konkurenta;
8. nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji lub kopii towaru oznaczonego chronionym znakiem towarowym, oznaczeniem geograficznym, nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

Biorąc pod uwagę liczne przesłanki, których spełnienie obciąża sprzedawcę tzw. dupe perfumes, można stwierdzić, że w praktyce ich pełna realizacja może być znacząco utrudniona. W zakresie zakazu wprowadzania w błąd warto zauważyć, że legalnie działające perfumerie starają się minimalizować ryzyko naruszeń, stosując odmienne nazwy produktów, tak aby nie kojarzyły się one bezpośrednio z perfumami znanych marek. Dodatkowo podkreślają jedynie podobieństwo kompozycji zapachowej, posługując się opisami wskazującymi powtarzające się nuty lub określając, w jakim stopniu zapach odpowiada droższemu odpowiednikowi. Kluczowe jest, aby przeciętny konsument miał pełną świadomość, że nabywa produkt niepochodzący od marki luksusowej, a jedynie zapach nią inspirowany.

Z uwagi na to, że obowiązujące regulacje nie są szczegółowe i pozostawiają szerokie pole interpretacji, korzystanie z cudzych znaków towarowych w przekazach marketingowych wymaga szczególnej ostrożności.

Również w branży motoryzacyjnej pojawiają się liczne wątpliwości natury prawnej. Wprowadzona przez unijnego prawodawcę klauzula napraw otworzyła przedsiębiorcom możliwość produkowania części zamiennych, bez naruszenia prawa do czyjegoś wzoru przemysłowego, tym samym kończąc monopol czołowych producentów motoryzacyjnych. Jak jednak prawidłowo oznaczać że dana część pasuje do konkretnego modelu pojazdu, by nie narazić się na zarzut naruszenia czyjegoś znaku towarowego?

Zarówno polski ustawodawca, jak i prawodawca unijny dopuszczają możliwość używania cudzego znaku towarowego, o czym była już wcześniej mowa. W omawianym przypadku możemy więc korzystać z cudzego znaku towarowego jeśli jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych .

W orzecznictwie podkreśla się, że warunek niezbędności nie jest spełniony, gdy przedsiębiorca wykorzystuje jednocześnie kilka znaków towarowych np. korzysta z logo i znaku słownego, ponieważ takie działanie może wykraczać poza granice dozwolonego użytku oraz sugerować istnienie powiązań gospodarczych z podmiotami uprawnionymi do tych znaków (np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03: The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy przeciwko LA-Laboratories Ltd Oy).

Dodatkowo korzystanie z cudzego znaku towarowego może być uznane za dozwolone pod warunkiem, że nie wprowadza klientów w błąd co do istnienia powiązań gospodarczych oraz nie szkodzi reputacji ani renomie znaku. W konsekwencji sprzedawca powinien wyraźnie zaznaczać, że oferowane części mają charakter zamienników, a ich producent nie pozostaje w żadnym związku z podmiotem uprawnionym do znaku towarowego.

Jeśli w ramach prowadzonej działalności posługujesz się znakami towarowymi należącymi do innych podmiotów, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Zweryfikujemy, czy sposób wykorzystania tych oznaczeń jest zgodny z obowiązującymi przepisami, ocenimy potencjalne ryzyka związane z ich użyciem oraz przedstawimy praktyczne rekomendacje pozwalające ograniczyć możliwość naruszenia prawa ochronnego.